Tener un registro de marca en Chile no garantiza mantenerlo para siempre. Desde el 9 de mayo de 2022, la Ley 21.355, conocida como Ley Corta de Propiedad Industrial, incorporó en Chile la acción de caducidad de marcas por no uso. El plazo de cinco años que activa la primera ola de acciones vence en mayo de 2027. Si tu empresa tiene marcas registradas que no está usando de manera real y efectiva en el país, tienes menos de un año para revisar tu cartera.
Qué cambió con la Ley 21.355
Antes de esta ley, una marca registrada en Chile se mantenía vigente con solo pagar las tasas de renovación cada diez años, sin que importara si el titular la usaba o no. Eso generaba un mercado paralelo de marcas bloqueadoras, registros que no se comercializaban pero que impedían a terceros ingresar con sus propias marcas.
La Ley 21.355 modificó la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial para incorporar la acción de caducidad por no uso (arts. 27 bis A a 27 bis D). La lógica es directa. Quien tiene una marca y no la usa durante cinco años continuos da a cualquier tercero con interés legítimo el derecho a pedir su caducidad ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI). La caducidad no opera de oficio y debe solicitarse mediante demanda, cuya resolución es apelable ante el Tribunal de Propiedad Industrial.
El uso debe ser real y efectivo en Chile. No basta con usar la marca en el extranjero, publicitar el producto sin comercializarlo, o hacer un uso meramente simbólico orientado a evitar la caducidad.
Qué fechas importan
La Ley 21.355 se publicó el 5 de julio de 2021 y entró en vigor el 9 de mayo de 2022. Desde esa fecha rigen las disposiciones sobre caducidad por no uso (arts. 27 bis A a 27 bis D de la Ley 19.039). Para los registros concedidos a partir del 9 de mayo de 2022, el plazo de cinco años corre desde la fecha de concesión, conforme al art. 27 bis A. Eso significa que las primeras demandas de caducidad respecto de esos registros pueden presentarse desde el 9 de mayo de 2027.
Para las marcas registradas antes del 9 de mayo de 2022 rige el artículo quinto transitorio de la Ley 21.355. El plazo de cinco años se cuenta desde la primera renovación del registro ocurrida con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley.
La carga de la prueba recae sobre el titular de la marca (art. 27 bis B, Ley 19.039). Si un tercero presenta la demanda de caducidad, es el titular quien debe demostrar que ha usado la marca de manera real y efectiva en Chile durante los cinco años anteriores a la solicitud.
Qué puede significar para tu empresa
El riesgo opera en ambas direcciones.
Como titular de marcas, si tienes registros que no estás usando activamente, un competidor, un distribuidor en conflicto o un nuevo entrante al mercado puede interponer la demanda de caducidad ante INAPI y, si prospera, dejar libre ese espacio para registrar la marca a su nombre.
Como empresa que quiere entrar a un mercado, la ley abre una vía para obtener la caducidad de marcas bloqueadoras que en el pasado impedían el ingreso. Antes de invertir en construir una marca propia para un nombre ya registrado, vale la pena evaluar si el titular lo está usando y si la acción de caducidad es viable.
El sector más expuesto es el de empresas con carteras amplias de marcas defensivas, marcas de líneas discontinuadas o marcas registradas para categorías de productos que nunca se lanzaron al mercado en Chile.
Qué puedes hacer
Hay tres acciones prioritarias antes de mayo de 2027.
- Auditar la cartera de marcas. Identificar qué registros están activos, cuáles tienen uso real y efectivo documentado en Chile y cuáles están en riesgo. Esto incluye revisar las fechas de registro y renovación para determinar cuándo empieza a correr el plazo de cada marca.
- Documentar el uso. Para las marcas que sí se están usando, levantar evidencia de ese uso. Facturas, catálogos, etiquetas, material publicitario, capturas de sitios web y cualquier elemento que acredite comercialización real en Chile son la defensa ante una eventual acción de caducidad.
- Evaluar las marcas en desuso. Para los registros sin uso real, la empresa debe decidir si va a activar su uso antes de que venza el plazo o si tiene sentido mantenerlos. En algunos casos, abandonar proactivamente una marca sin uso es preferible a enfrentar una cancelación.
Esta alerta tiene carácter informativo y no constituye asesoría legal. Cada situación particular puede requerir un análisis específico. Si tienes preguntas sobre la cartera de marcas de tu empresa, escríbenos.
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