Rol del abogado interno en optimizar la propiedad intelectual

En la mayoría de las empresas, la propiedad intelectual es el único activo relevante que nadie administra. El inventario tiene responsable, la caja tiene responsable, las personas tienen responsable. ¿Las marcas, el software, el know-how? Aparecen en la conversación cuando hay un problema.

Esa es una oportunidad concreta para la función legal —interna o externa—, porque la PI es de los pocos frentes donde el abogado no solo previene pérdidas: puede hacer crecer el valor del activo.

La PI que tu empresa ya tiene y no ve

Antes de optimizar hay que inventariar, y el inventario típico sorprende. Marcas usadas por años sin registro o registradas en clases que ya no reflejan el negocio. Software desarrollado por proveedores sin cesión firmada. Bases de datos de clientes, fórmulas, procesos y manuales que constituyen secretos comerciales sin ninguna medida de resguardo. Contenidos, fotografías y material de marketing de titularidad difusa.

Cada uno de esos huecos es valor en riesgo. Y varios son bombas de tiempo para una due diligence: la cadena de título de la PI es de lo primero que revisa un inversionista o comprador.

Auditar el portafolio con lógica de inversión

La auditoría ordena los activos en tres categorías: los que generan ingresos o sostienen la ventaja competitiva, los que respaldan planes concretos de crecimiento, y los que existen por inercia.

Con ese mapa, las decisiones se vuelven presupuestarias. Los activos críticos reciben protección completa: registro en las clases correctas, vigilancia de solicitudes de terceros, renovaciones al día. Los de inercia se dejan caer: mantener registros de marcas que nadie usa cuesta renovaciones y, en Chile, igual quedan expuestos a caducidad por no uso a los cinco años (art. 27 bis A, Ley 19.039). Optimizar también es dejar de gastar donde no hay valor.

Los contratos: donde la PI se gana o se pierde

En software, contenidos y desarrollos por encargo, la titularidad muchas veces se juega en los contratos. Tres reglas chilenas que conviene tener a mano:

• El software producido por trabajadores en el desempeño de sus funciones pertenece al empleador (art. 8, Ley 17.336). Para el resto de las obras creadas por empleados y para todo lo creado por freelancers y agencias, la cesión debe pactarse expresamente y por escrito.
• Las invenciones de trabajadores tienen un régimen propio en la Ley 19.039: quién contrata para investigar, se queda con la invención; fuera de ese caso, la regla se matiza y conviene regularla en el contrato.
• El NDA es condición de entrada para cualquier conversación donde se compartan fórmulas, procesos o información comercial sensible, y debe sobrevivir al término de la relación.

La herramienta práctica es un set de plantillas: cláusulas de cesión y confidencialidad estándar en contratos de trabajo, de servicios y de desarrollo. Cuesta poco montarlo y elimina el 80% de los problemas de titularidad futuros.

Secretos comerciales: la protección que depende de ti

La Ley 19.039 protege el secreto comercial cuando la información es secreta, tiene valor comercial por serlo y ha sido objeto de medidas razonables para mantenerla en reserva. Si la fórmula está en una carpeta compartida con toda la organización, sin controles reales de acceso, la protección se debilita desde el origen.

Las medidas razonables son concretas: acceso restringido por rol, NDAs firmados, políticas de información confidencial comunicadas, y protocolos de salida cuando alguien clave deja la empresa. El día que necesites accionar contra una filtración, lo primero que se examinará es qué hiciste tú para protegerla.

Enforcement con criterio de negocio

Vigilar el mercado y el boletín de solicitudes del INAPI permite detectar temprano marcas confundibles y usos no autorizados. La respuesta debe ser proporcional: la mayoría de los conflictos se resuelve con una carta bien fundada o una oposición oportuna, que cuesta una fracción de un juicio.

Para los casos serios, la ley da herramientas reales: cesación de los actos infractores e indemnización calculada, a elección del titular, según sus utilidades perdidas, las utilidades del infractor o el precio de una licencia (arts. 106 y 108, Ley 19.039). Pero litigar es la última herramienta, no la primera: el objetivo es proteger valor, no acumular sentencias.

Por dónde partir

Cómo acompaña CUBILLOS LAMA

Gestionamos portafolios de PI desde dentro de empresas como Agrosuper antes de hacerlo como asesores externos. Como Outside General Counsel, ejecutamos la auditoría, cerramos los huecos de titularidad y dejamos operando el sistema de plantillas y vigilancia, sin que tu empresa contrate un especialista interno. Si tu PI nunca ha tenido un responsable, agenda una reunión de diagnóstico.

Este contenido es informativo y no constituye asesoría legal para un caso específico.