La Corte Suprema rechazó el recurso de casación en el fondo deducido contra la sentencia del Tribunal de Propiedad Industrial que dejó firme el registro N°1.063.069 de la marca denominativa NIKE, clase 3, a nombre de NIKE Innovate C.V. (Rol N°66.013-2021, 7 de agosto de 2026, Segunda Sala). El fallo fija un estándar probatorio incómodo para quien ataca un registro invocando la notoriedad de su propio signo.
No basta con invocar que una marca es conocida. Hay que probar su fama ante el público que consume esos productos. En este caso, además, los tribunales compararon esa notoriedad con la acreditada por el titular del registro atacado.
Qué ocurrió
De Ruy Perfumes S.A. y Campoma demandaron a Max Vicente Montero Atria y NIKE Innovate C.V. para obtener la nulidad del registro N°1.063.069. La demanda fue rechazada y el Tribunal de Propiedad Industrial confirmó ese rechazo. Contra esa sentencia se dedujo casación en el fondo, con invocación de los artículos 16 y 20 letras f), g), h) inciso segundo y k) de la Ley N°19.039.
La Corte desestimó el recurso por dos vías. La primera es procesal y tiene consecuencias prácticas inmediatas. Quien alega que los jueces vulneraron las reglas de la sana crítica debe identificar la regla o el principio concreto que fue infringido.
Una alegación genérica no habilita al tribunal de casación a reabrir la valoración de la prueba. La segunda es de fondo, y es la que importa para el mundo empresarial. Según el fallo, el examen marcario debe atender al uso efectivo del signo, al momento en que entró al mercado, al grado de conocimiento que tienen consumidores y usuarios, y a la entidad de la marca.
La fama y notoriedad a que se refiere el artículo 20 letra g) de la Ley N°19.039 se determina en el sector pertinente, es decir, entre quienes habitualmente consumen esos productos o demandan esos servicios en Chile. Los tribunales de instancia concluyeron que la fama del signo invocado por el demandante no alcanzaba ni superaba a la de la marca inscrita para los productos de clase 3. Eso es una cuestión de hecho; La Corte Suprema no la revisó.
Qué puede significar para tu empresa
Si tu empresa tiene una marca reconocida en su rubro y pretende anular un registro idéntico o casi idéntico invocando notoriedad, no basta con afirmar que el signo es conocido. Debe acreditar los requisitos de la causal invocada respecto de los productos o servicios pertinentes. La notoriedad no es un atributo que la marca arrastre consigo a todas las clases del clasificador.
Es una afirmación que se acredita frente a un público determinado y respecto de productos o servicios determinados. Ser reconocido entre compradores de calzado deportivo no acredita reconocimiento entre compradores de cosmética, perfumería o productos de limpieza, que es lo que agrupa la clase 3. Hay un segundo filtro, y es el más exigente.
Cuando el signo en conflicto es idéntico y ambas partes reclaman fama, el tribunal compara. La instancia concluyó que la notoriedad invocada no llegaba al nivel de la que ya tenía la marca registrada para esos productos. El registro sobrevivió por esa comparación concreta, no por una discusión abstracta sobre cuál marca es más conocida en el mundo.
El punto no es menor para el diseño de la estrategia procesal. La prueba de notoriedad debe rendirse y discutirse en las instancias de fondo. La casación en el fondo revisa derecho, no hechos, y una alegación genérica sobre la sana crítica no abre esa puerta.
Con todo, el fallo no declara que el signo invocado carezca de notoriedad. Declara que la prueba rendida no acreditó fama en ese sector ni superioridad frente al registro atacado; es una diferencia con efectos concretos. La decisión se limita al mérito de la prueba rendida en este caso y no determina qué resultado habría producido un expediente probatorio distinto.
Qué puedes hacer
- El riesgo inmediato es el mismo para el titular que defiende su registro y para el tercero que lo ataca. Auditar la cobertura real de tu portafolio por clase. Revisa en qué clases tienes registro vigente en Chile y en cuáles solo tienes notoriedad de hecho. La ausencia de registro en una clase puede hacer necesario acreditar la notoriedad y los demás requisitos de la causal invocada frente a una solicitud o registro de un tercero.
- Armar el expediente de notoriedad antes del conflicto. Cifras de venta en Chile por categoría de producto, inversión publicitaria dirigida a ese público, fecha de introducción al mercado local, estudios de reconocimiento de marca segmentados por el consumidor que efectivamente compra esos productos. Reunir estos antecedentes antes del conflicto facilita presentar prueba específica desde las instancias de fondo.
- Definir la teoría del caso y rendir la prueba en las instancias de fondo. Si recurres de casación por infracción del artículo 16 de la Ley N°19.039, identifica la regla concreta de la sana crítica que estimas vulnerada y explica su influencia en lo resuelto. Una alegación genérica no basta.
Si necesitas revisar la cobertura por clase de tu portafolio marcario en Chile o preparar el expediente probatorio de una oposición o una demanda de nulidad basada en notoriedad, agenda una reunión con nuestro equipo.
Este contenido es informativo y no constituye asesoría legal.
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