La Ley 21.355 permite pedir la caducidad de marcas sin uso, y los primeros registros quedan expuestos en 2027

La Ley 21.355, publicada el 5 de julio de 2021 y vigente desde el 9 de mayo de 2022, incorporó a la Ley 19.039 de Propiedad Industrial la acción de caducidad de marca por falta de uso. Vive en los artículos 27 bis A a 27 bis D del texto refundido fijado por el DFL N° 4 de 2022, publicado el 6 de agosto de 2022. La regla es corta; cinco años sin uso real y efectivo en Chile y cualquiera con interés legítimo puede pedirle a Inapi que cancele tu registro, entero o por partes; los primeros registros llegan a ese plazo en 2027, y lo que decide el resultado no es tu marca sino la evidencia de uso que puedas exhibir.

Qué cambió

Hasta la reforma, un registro marcario chileno se conservaba de forma indefinida pagando la renovación cada diez años. El uso era irrelevante para mantenerlo vivo; el artículo 27 bis A terminó con eso. La caducidad puede declararse sobre todo el registro o solo sobre parte de él cuando pasan cinco años contados desde la concesión y la marca no ha sido usada de forma real y efectiva dentro del territorio nacional, sea por el titular o por un tercero que cuente con su consentimiento, para distinguir alguno de los productos o servicios cubiertos.

La misma consecuencia opera si el uso existió y después se suspendió de forma ininterrumpida por ese mismo período. La letra b) agrega una segunda causal, la vulgarización, cuando el titular provocó o toleró que su marca se transformara en la designación usual del producto y perdiera capacidad distintiva. La acción nunca opera de oficio.

Solo puede requerirla quien detente un interés legítimo, y se sustancia ante el Director Nacional de Inapi. Hay un detalle de calendario que casi nadie está mirando. El artículo quinto transitorio de la Ley 21.355 dispone que, respecto de los registros concedidos antes de la entrada en vigencia de la reforma, los cinco años se cuentan a partir de la primera renovación ocurrida después de esa fecha.

Tu marca inscrita en 1998 no quedó expuesta en 2022. Queda expuesta cinco años después de su primera renovación posterior a la reforma, y esa fecha es distinta para cada registro de tu portafolio. Probar el uso es carga del titular.

Qué puede significar para tu empresa

El artículo 27 bis B radica esa carga en quien es dueño de la marca, y el artículo 12 de la misma ley excluye la prueba testimonial de estos procedimientos. La prueba testimonial no es admisible. El uso puede acreditarse mediante los demás medios de prueba admitidos por la ley, y la falta de prueba puede producir la caducidad total o parcial, salvo que se acrediten razones válidas de falta de uso.

Guías de despacho, facturas, boletas, publicidad fechada, contratos de distribución vigentes. Todo lo que presentes tiene valor de declaración jurada y respondes por su veracidad, así que el expediente armado a última hora es un riesgo por sí mismo. La caducidad puede ser parcial, y ahí está el costo silencioso.

Si tu registro cubre una clase completa porque en su momento pareció prudente cubrirla entera, y tu operación real toca dos o tres líneas de producto, el resto es terreno cancelable. El registro sobrevive respecto de los demás productos o servicios, mientras la cobertura afectada queda sin protección registral. Hay otro ángulo, y es el que más sorprende.

El artículo 27 bis C permite deducir demanda reconvencional de caducidad a quien es demandado de nulidad, o a quien enfrenta una oposición fundada en una marca registrada con anterioridad, en el mismo escrito de contestación. Traducido a la operación, si usas una marca dormida para bloquear la solicitud de un competidor, le entregas la puerta para contraatacar y dejarte sin ese registro. La marca defensiva sin uso dejó de ser gratis; ten presente además el efecto arrastre del artículo 19 bis A.

Si la marca cae, Inapi cancela también, y de oficio, las frases de propaganda inscritas bajo ese registro. Ahora el límite. La ley reconoce razones válidas de falta de uso cuando son circunstancias ajenas a la voluntad del titular que constituyen un obstáculo real, como las restricciones a la importación o los requisitos oficiales que impiden comercializar el producto.

Es una defensa acotada, no un comodín. Postergar un lanzamiento por decisión comercial no es un obstáculo ajeno a tu voluntad. Y la ley no fija umbral de intensidad, así que la frontera entre uso simbólico y uso real y efectivo es aspecto no resuelto mientras Inapi y el Tribunal de Propiedad Industrial no la definan caso a caso.

Qué puedes hacer

1. El primer grupo de registros cumple los cinco años en 2027. Ese es el punto urgente, y el trabajo útil se hace antes, no cuando llega la demanda. Auditar el portafolio y fechar la vulnerabilidad de cada registro, uno por uno. Para los concedidos desde el 9 de mayo de 2022, cinco años desde la concesión. Para los concedidos antes de esa fecha, cinco años desde la primera renovación posterior a la entrada en vigencia. Lo que necesitas al final no es una lista de marcas, es un calendario.
2. Construir el expediente de uso antes de que te lo pidan, marca por marca y clase por clase. Si quien usa la marca es un licenciatario, un distribuidor o un franquiciado, ese uso solo te sirve si mediaba tu consentimiento. La ley no exige que conste necesariamente en un contrato, pero conviene documentarlo y revisar que comprenda la marca y los productos o servicios correspondientes.
3. Revisar la cobertura y decidir qué sostienes. Identifica los productos y servicios efectivamente usados, los que tendrán uso próximo y los que carecen de respaldo comercial. Limita o abandona cobertura solo cuando esa decisión responda a la estrategia del portafolio, porque la falta de uso no obliga por sí sola a recortar el registro antes de una demanda.

Si necesitas fechar la vulnerabilidad de tus registros marcarios, ordenar la evidencia de uso o revisar los contratos de licencia y distribución que sostienen ese uso, agenda una reunión de diagnóstico con nuestro equipo.

Este contenido es informativo y no constituye asesoría legal.